Acuerdo de coexistencia de marcas en Brasil: por qué no garantiza el registro
En Brasil, un acuerdo de coexistencia o carta de consentimiento no garantiza el registro de su marca. Vea cómo lo analiza el INPI y cómo usarlo bien.
9/24/20265 min leer
Su empresa negoció durante meses con el titular de una marca parecida. Firmaron un acuerdo de coexistencia, o una carta de consentimiento, y ambos están de acuerdo en que las dos marcas pueden convivir. Presentan la solicitud en Brasil con la seguridad de que el camino está libre. Meses después, el INPI deniega el registro por conflicto con la marca anterior, aunque el propio titular de esa marca haya dado su autorización por escrito.
Esta situación es más común de lo que parece entre empresas latinoamericanas que llegan a Brasil. En este artículo explicamos por qué ocurre, qué valor tiene realmente un acuerdo de coexistencia ante el INPI y cómo preparar la solicitud para aumentar las posibilidades de éxito.
Qué es un acuerdo de coexistencia de marcas
Un acuerdo de coexistencia es un contrato entre dos titulares de marcas similares. En él, las partes reconocen que sus signos pueden convivir en el mercado sin causar confusión. Normalmente establecen límites: productos o servicios específicos, territorios, colores, formas de presentación o canales de venta.
En la práctica, el acuerdo también se conoce como carta de consentimiento, acuerdo de convivencia o autorización del titular anterior. Sea cual sea el nombre, el objetivo es el mismo: evitar un conflicto y permitir que ambas marcas se registren.
Por qué el INPI no está obligado a aceptar el acuerdo
La Ley de Propiedad Industrial brasileña (Ley 9.279/1996) prohíbe registrar como marca la reproducción o imitación de una marca ajena ya registrada para productos o servicios idénticos, similares o afines, cuando pueda causar confusión o asociación con la marca ajena (artículo 124, inciso XIX).
Lo que protege esta regla no es solo el interés del titular anterior. Protege también al consumidor, que no debe ser inducido a error sobre el origen de un producto o servicio. Por eso, en Brasil, la voluntad de las partes no basta para eliminar un conflicto que el examinador considera real.
El Manual de Marcas del INPI trata el tema de forma expresa. Según el Dictamen Técnico INPI/CPAPD nº 01/2012, los documentos llamados "acuerdo de convivencia" o "acuerdo de coexistencia" sirven solo como elemento de apoyo al examen. Es decir, el INPI los recibe y los analiza, pero no queda vinculado a ellos.
En resumen:
El acuerdo no obliga al INPI a conceder el registro.
El examinador evalúa si el documento es suficientemente convincente para descartar el riesgo de confusión o asociación entre las marcas.
Aunque no se haya presentado ninguna oposición, el INPI puede denegar la solicitud de oficio por conflicto con una marca anterior.
Qué hace el INPI cuando considera que las marcas no pueden convivir
La denegación no es la única salida. El Manual de Marcas prevé que, si aun con el acuerdo el examinador considera inviable la convivencia, puede formular una exigencia al solicitante o al titular de la marca anterior para que reduzcan el alcance de la protección.
Esto puede significar, por ejemplo:
excluir productos o servicios de la especificación, para que las marcas queden en segmentos de mercado claramente distintos;
retirar un elemento de la marca solicitada, siempre que esto aleje lo suficiente el signo de la marca anterior sin cambiar su carácter distintivo.
Por eso es importante responder bien a las exigencias del INPI. Una respuesta mal planteada puede llevar a una denegación que se habría podido evitar.
Una excepción importante: empresas del mismo grupo económico
Si la marca anterior pertenece a una empresa de su propio grupo económico, la situación cambia. Según el Dictamen INPI/PROC/DIRAD nº 12/2008, recogido en el Manual de Marcas, es posible la convivencia de marcas similares de titulares que pertenecen al mismo grupo económico, sin necesidad de autorización previa y aunque los productos o servicios sean afines.
Algunos puntos prácticos:
El grupo económico existe cuando una o más empresas, cada una con personalidad jurídica propia, están bajo la dirección, el control o la administración de otra.
Tener socios personas físicas en común no basta para configurar un grupo económico.
La relación se demuestra mediante una declaración conjunta de las empresas, que debe constar en cada una de las solicitudes de registro.
Esto es especialmente útil para empresas latinoamericanas que abren una filial en Brasil y quieren registrar la marca a nombre de la subsidiaria local, mientras la matriz ya tiene registros anteriores.
cómo registrar una marca en Brasil
Cómo usar el acuerdo de coexistencia de forma estratégica
El acuerdo sigue siendo una herramienta valiosa en Brasil. Lo que cambia es la forma de usarlo. Algunas recomendaciones:
1. Redacte el acuerdo pensando en el examinador del INPI. Un documento genérico, que solo dice que las partes "no se oponen", pesa poco. Lo que ayuda es explicar por qué no hay riesgo de confusión: productos distintos, públicos diferentes, canales de venta separados, presentación visual diferente.
2. Delimite bien los productos y servicios. Cuanto más clara sea la separación de mercados en el acuerdo y en la especificación de la solicitud, mayores serán las posibilidades de aceptación.
3. Presente el acuerdo en el momento adecuado. Puede presentarse junto con la solicitud, en respuesta a una exigencia o en el recurso contra la denegación. En cada fase, el acuerdo debe ir acompañado de argumentos técnicos sobre las diferencias entre las marcas.
4. Esté preparado para limitar la especificación. Si el INPI exige restringir productos o servicios, evalúe con su asesor si la restricción protege lo que realmente importa para su negocio en Brasil.
5. No trate el acuerdo como garantía. Planifique el lanzamiento de la marca en Brasil considerando la posibilidad de una denegación y los plazos de un eventual recurso.
Qué hacer si el INPI ya denegó su marca
Si su solicitud fue denegada por conflicto con una marca anterior, aunque exista un acuerdo de coexistencia, todavía hay alternativas:
Recurso administrativo. La Ley de Propiedad Industrial prevé un plazo de 60 días para recurrir la decisión. En el recurso se puede presentar o reforzar el acuerdo, junto con argumentos sobre las diferencias entre los signos y los mercados.
Nueva solicitud con especificación más limitada. En algunos casos es más rápido presentar una nueva solicitud con una lista de productos o servicios más restringida.
Análisis de la marca anterior. Si la marca que impide el registro no se usa en Brasil hace más de cinco años, puede ser posible pedir su caducidad.
Preguntas frecuentes
¿Un acuerdo de coexistencia garantiza el registro de mi marca en Brasil?
No. Según el Manual de Marcas del INPI, el acuerdo es solo un elemento de apoyo al examen. El INPI puede denegar el registro si considera que hay riesgo de confusión o asociación para el consumidor.
¿Sirve una carta de consentimiento del titular de la marca anterior?
Puede ayudar, pero no obliga al INPI. Su peso depende de lo bien que demuestre que las marcas pueden convivir sin confundir al público.
¿Puede el INPI denegar mi marca aunque nadie haya presentado oposición?
Sí. El INPI examina de oficio si la marca solicitada entra en conflicto con registros anteriores.
¿Las empresas del mismo grupo pueden tener marcas similares en Brasil?
Sí. El INPI admite la convivencia de marcas similares de empresas del mismo grupo económico, mediante una declaración conjunta, sin necesidad de autorización previa.
¿Qué puedo hacer si mi marca fue denegada a pesar del acuerdo?
Puede presentar un recurso administrativo en el plazo de 60 días, presentar una nueva solicitud con una especificación más limitada o evaluar la caducidad de la marca anterior si no se usa.
Hable con Reis Araujo Advogados
Si su empresa tiene un acuerdo de coexistencia y planea registrar su marca en Brasil, o si el INPI ya denegó su solicitud, el modo de presentar ese acuerdo puede cambiar el resultado. Reis Araujo Advogados asesora a empresas latinoamericanas y a despachos de propiedad intelectual del exterior en el registro y la defensa de marcas ante el INPI.
